Как стратегическое мышление и комплексный подход помогли преодолеть отказ в регистрации товарного знака

За несколько лет работы компания создала узнаваемое на рынке комбинированное обозначение, состоящее из четырех латинских букв и стилизованного графического элемента.

Попытка зарегистрировать его в качестве товарного знака столкнулась с отказом Роспатента. Основанием послужило сходство до степени смешения словесного элемента нашего клиента с товарным знаком немецкой компании, состоящим из пяти латинских букв (с тем же звучанием).

Экспертиза Роспатента, руководствуясь в первую очередь фонетическим критерием (т.е. восприятием «на слух»), заключила, что обозначения созвучны. 

При этом классы товаров нашего клиента и немецкой компании (9-й класс МКТУ, «Электрооборудование») формально совпадали, хотя фактически компании работали в разных сегментах электроники.

Первоначальный анализ показал, что шансы на успешное обжалование отказа в Палате по патентным спорам (далее – «ППС») Роспатента или в Суде по интеллектуальным правам (далее – «СИП») оценивались как невысокие (в лучшем случае, как 50/50). Стандартный судебный процесс против Роспатента — дело длительное, ресурсоемкое и с непредсказуемым исходом.


Поэтому мы предложили клиенту комплексную стратегию, включавшую три параллельных направления работы:
1. Подготовка расширенного возражения в ППС с детальной аргументацией отсутствия сходства до степени смешения.
2. «Атака с фланга»: инициирование процедуры досрочного прекращения правовой охраны товарного знака иностранной компании вследствие его неиспользования на территории РФ.
3. Переговоры с иностранным правообладателем с целью получения письменного согласия на регистрацию.
Такой многозадачный подход позволял создать «эффект переговорных клещей» и значительно повышал вероятность благоприятного исхода в сжатые сроки.

Направление первое: Детальная правовая аргументация отсутствия сходства

Возражение на решение Роспатента — это не формальность, а глубокий юридический анализ, направленный на демонстрацию ошибок экспертизы. Мы построили нашу позицию на последовательном опровержении всех критериев сходства, на которые ссылался эксперт.

1. Визуальные и графические различия

Согласно п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, сходство оценивается по трем критериям: фонетическому, графическому и семантическому.

Эксперт Роспатента сконцентрировался исключительно на первом, проигнорировав остальные.

Мы акцентировали внимание на кардинальных визуальных различиях:

• Комбинированная природа знака клиента vs. словесный знак оппонента. Знак клиента представлял собой единство словесного и изобразительного элементов (стилизованный круг), в то время как противопоставленный знак был чисто словесным.

• Оригинальность шрифта и цветового решения. Словесный элемент знака клиента был выполнен уникальным шрифтом в градиентных оттенках синего цвета, тогда как знак оппонента не имел какого-либо особого оформления.

• Общее зрительное впечатление. Ссылаясь на п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), мы доказывали, что именно общее впечатление является ключевым для потребителя. Восприятие знака клиента в целом — как стилизованного изображения объектива видеокамеры — радикально отличалось от восприятия простого слова.
   

2. Семантические различия (смысловая нагрузка)
    

Эксперт Роспатента ошибочно заключил, что ни одно из обозначений не имеет смыслового значения. Мы детально раскрыли семантику знака клиента: 4 латинских буквы в обозначении российской компании представляли собой аббревиатуру из первых букв четырех английских слов, описывающих ключевые компетенции компании.

Причем эта смысловая нагрузка не была умозрительной: расшифровка аббревиатуры и ее связь с философией бренда были открыто опубликованы в разделе «О компании» на сайте клиента.

Таким образом, знак клиента вызывал у потребителя конкретные ассоциации с его деятельностью и качеством товаров, в то время как знак оппонента был лишен какого-либо смысла, что исключало смысловое смешение.

3. Различия в использовании и целевой аудитории

Мы вышли за рамки формального сравнения обозначений и проанализировали их реальное использование на рынке:

• Знак клиента использовался самостоятельно для маркировки систем видеонаблюдения и безопасности, ориентированных на конечного потребителя.
• Знак оппонента, как выяснилось, использовался лишь как наименование модельного ряда специфического электротехнического оборудования (например, систем автоматического прерывания цепи) и всегда применялся совместно с основным корпоративным товарным знаком своей компании.

Это доказывало, что потребители видели знак оппонента только в связке с другим, хорошо известным брендом, и не могли ассоциировать его с самостоятельным производителем, каким является наш клиент.

4. Неоднородность товаров

Формальная отнесенность товаров к одному классу МКТУ (9-й класс) еще не означает их однородности.

Ссылаясь на п. 7.2.4 Руководства ФИПС и правовую позицию Верховного Суда РФ (Определение от 01.12.2023 г. по делу № 301-ЭС23-12433), мы доказали, что товары различаются по:

• Виду и назначению: системы безопасности для конечного потребителя vs. компоненты для электромонтажных работ.
• Каналам сбыта: розничная торговля vs. оптовые поставки для профессиональных монтажников.
• Кругу потребителей: широкий круг частных и корпоративных клиентов vs. узкий сегмент специалистов-электриков.

Этот анализ позволил нам исключить из заявки клиента те товарные позиции, которые не были для него существенны, но создавали формальное пересечение, тем самым сузив предмет спора.

Направление второе: Стратегическое давление через механизм прекращения охраны

Параллельно с подготовкой возражения мы начали активные действия в отношении самого правообладателя — иностранной компании.

Нашим инструментом стала статья 1486 ГК РФ, предусматривающая досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в течение трех лет.

1. Досудебное предложение

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1486 ГК РФ первым (обязательным) шагом для реализации данного механизма является направление правообладателю специального досудебного предложения о разрешении спора.

Руководствуясь данным правилом, мы направили правообладателю такое предложение, в котором в ультимативной форме предлагалось: либо предоставить нам согласие на регистрацию знака нашего клиента либо отказаться от использования своего знака на территории России.

Мы приложили проект согласия и уведомили, что в случае отсутствия ответа в течение двух месяцев оставляем за собой право обратиться в суд.

2. Подготовка и подача искового заявления

Не получив от немецкой компании конструктивного ответа, мы, руководствуясь подготовили и подали иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака немецкой компании.

В исковом заявлении мы:

• Обосновали заинтересованность нашего клиента, сославшись на п. 165 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 и Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10, которые прямо указывают, что заявитель, чьей заявке был противопоставлен спорный знак, является заинтересованным лицом.
• Привели доказательства неиспользования знака: отсутствие записей в реестрах о лицензиях, данные с официального сайта правообладателя, подтверждающие отсутствие поставок в РФ.
• Сослались на положительную судебную практику, в частности, на Решение СИП от 01.11.2022 г. по делу № СИП-246/2022, где по аналогичным основаниям иск был удовлетворен.

Запуск судебного процесса стал мощным сигналом для иностранной компании, которая осознала реальный риск полной утраты правовой защиты своего актива в России.

Направление третье: Достижение согласия и финальный успех

Комбинация из двух предыдущих направлений дала нам сильную переговорную позицию.

После получения документов из суда иностранный правообладатель, изначально игнорировавший запросы, вышел на контакт.

Первоначально он запросил значительную денежную компенсацию за предоставление согласия.

Мы продолжили судебную работу, и осознав неизбежность судебного разбирательства, в котором у него не было доказательств использования знака, правообладатель пошел на уступки.

В итоге нам было предоставлено бесплатное письмо-согласие в обмен на отзыв нашего иска.

Это согласие стало решающим аргументом в Палате по патентным спорам Роспатента.

Согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ, регистрация сходного обозначения допускается с согласия правообладателя при условии, что это не вводит потребителя в заблуждение.

Наши же предыдущие доводы, изложенные в возражении, как раз и доказывали отсутствие риска смешения.

В результате, коллегия ППС, рассмотрев наше возражение и убедившись в наличии согласия правообладателя, а также в обоснованности наших доводов о различии обозначений и товаров, удовлетворила нашу жалобу и отменила решение об отказе в регистрации.

Комплексный подход как залог эффективной защиты прав

Данный кейс наглядно демонстрирует, что успех в сложных спорах об интеллектуальной собственности достигается не столько через прямое противостояние с регулятором, сколько через стратегическое планирование и использование всего арсенала правовых средств:

1. Глубина анализа: Мы вышли за рамки формального сравнения знаков, погрузившись в историю их создания, семантику, реальное использование и особенности целевых аудиторий.

2. Проактивность: Вместо пассивного ожидания рассмотрения возражения мы создали альтернативный центр давления, инициировав судебный процесс против самого правообладателя.
3. Синергия: Юридическая аргументация в возражении и превентивный иск усиливали друг друга, создавая для оппонента ситуацию, где проигнорировать наши требования было невозможно.

В результате наш клиент получил зарегистрированный товарный знак менее чем за год с момента обращения к нам, избежав длительных и затратных судебных процессов с Роспатентом. Его бренд получил надежную правовую охрану, а бизнес — защиту от недобросовестных действий конкурентов.

Этот опыт подтверждает, что даже в самых сложных ситуациях экспертная юридическая работа позволяет находить эффективные пути для защиты интересов клиентов.

Если у Вас возник вопрос, связанный с правами на товарный знак, или на любой другой объект интеллектуальной собственности – обращайтесь в Юридическую компанию «Неделько и Партнеры». Мы помогли нашим клиентам во многих регионах Российской Федерации, постараемся помочь и Вам.